Невідоме українському законодавству поняття “trade dress” фігурувало у знаковій судовій справі між американським гігантом харчової промисловості “Kraft” та австралійським ретейлером “Bega” про використання зовнішнього вигляду («одягу продукції») банок арахісового масла (Kraft Foods Group Brands LLC v Bega Cheese Limited).
Не дивлячись на те, що масло в банці з жовтою кришкою, жовтою етикеткою, синьою чи червоною графікою у формі арахісового горіха та з консистенцією коричневого кольору (дизайн банки Kraft) пропонувалося до продажу в Австралії з 2007 року, федеральний суд Австралії вирішив, що Bega законно використовує спірну trade dress.
Рішення мотивується тим, що свого часу Bega стала власником гудвілу дочірньої компанії Kraft, а згідно з австралійським законодавством права на незареєстровану торговельну марку передаються не інакше, як разом з передачею цілісного майнового комплексу правовласника.
Судовий кейс про арахісове масло з наслідками у мільйони доларів збитків для Kraft через брак реєстрації торговельної марки демонструє беззаперечну прив’язку правової охорони до факту реєстрації. Чи ні? В межах цього матеріалу нас цікавитиме чи захищаються незареєстровані торговельні марки, для чого спершу слід з’ясувати співвідношення між trade dress та trade mark.
«За умови відсутості правової охорони авторського права, прав на дизайн чи торговельну марку, неможна констатувати порушення будь-яких прав простим копіюванням, крім випадків, коли копія видається за первинний товар чи споживачі можуть бути введені в оману щодо походження товару, чи наявності спонсорства чи зв’язку з виробником оригінального товару». Таку формула вивела суддя у справі “Dr Martens (Aust) Pty Ltd v. Figgins Holdings Pty Ltd”, одночасно вказавши на потенційні форми захисту trade dress: захисту у формі торговельної марки, загального права на добросовісну конкуренцію у торгівлі та авторського права.
Під цією нетрадиційною маркою trade dress розуміється тривимірна форма виробу з/без словесного елементу чи двовимірної графіки, яка може являти собою форму самого товару або упаковки, у якій товар реалізується. Окрім форми, розміру, кольору чи комбінації кольорів, текстури, стилізованого дизайну етикеток, що перелічені у рішенні австралійського суду, trade dress також позначає інноваційний стиль продажу, що може включати конкретний формат ведення бізнесу. Акумулюючи ці елементи, trade dress являє собою завершену «картинку» виробника товару, яка демонструється споживачу.
Однак не лише інтер’єр ресторану, зовнішній вигляд мережі роздрібної торгівлі чи «точки» продажу, банка арахісового масла являють собою потенційно охороноздатні об’єкти trade dress.
У справі “Red Bull (Aust) Pty Ltd v. Sydneywide Distributors Pty Ltd” для позначення «загальної ідентичності бренду у відношенні до споживачів» було використано термін «гештальт». Ідентичність, на думку федерального суду Австралії, визначається не тільки найменуванням, кольором, фізичними властивостями і пакуванням, а також асоціаціями з брендом та його застосуванням, включаючи використання рекламу та канали продажу.
Отже, в частині, в якій trade dress дозволяє вирізнити («ідентифікувати») товари і послуги одних осіб від інших, ці два об’єкта промислової власності – trade dress і торговельна марка – подібні.
Українське законодавство вирізняє поняття «знак» [для товарів і послуг, тобто торговельна марка] та «зареєстрований знак» (див. ст. 1 Закону про знаки). Для використання торговельної марки не вимагається її обов’язкової реєстрації.
Однак у разі вимоги власника зареєстрованого конфліктного знака припинити використання, слід перш за все перевірити чи дійсно позначення є тотожними чи схожими настільки, що їх можна сплутати. Адже знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому його відмітності (частина четверта ст. 16 Закону про знаки). При цьому враховується враження, яке торговельна марка справляє загалом, в сукупності семантичної, фонетичної та зображувальної складових. Зокрема, транскрипція слів, написаних латинськими літерами, може істотно відрізнятись в залежності від обраної мови в якій латинський алфавіт складає основу літерного ряду (див. постанову по судовій справі “EUROPA PLUS» та «ЄВРОПА ПЛЮС»), співставляються графічні зображення, порівнюється, які елементи на двох позначеннях є домінуючими тощо. Разом з тим, підлягає з’ясуванню для яких товарі та/або послуг один знак зареєстровано, а інший використовується, адже не можуть бути заборонені дії, які не включені до обсягу правової охорони зареєстрованої торговельної марки.
Незареєстровані торговельні марки захищаються, по-друге, на підставі права попереднього користувача (ст.500 ЦК). У рішенні по справі № 920/987/13 суд зазначив, що це право виникає з факту використання торговельної марки або здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання до дати подання заявки власником свідоцтва або до дати пріоритету. Враховуючи норму ст. 4 (В) Паризької конвенції «Про охорону промислової власності», суд вказав, що фактичний користувач того чи іншого незареєстрованого позначення має право продовжувати використання і після реєстрації такого позначення як торговельної марки іншою особою, без її дозволу і безоплатно. Таке використання вважається добросовісним, не потребує ліцензування та не може бути заборонено власником свідоцтва. Крім того, право попереднього користувача може передаватися іншій особі разом з підприємством або діловою практикою.
По-третє, відповідно до абз.4 частини третьої ст. 6 Закону про знаки, забороняється реєстрація позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням (не змішувати з найменуванням юридичної особи), роз’яснення щодо чого надано у згаданій постанові по EUROPA PLUS.
Правовій охороні підлягає комерційне найменування суб’єкта господарювання, яке фактично використовується у господарському обігу, та право інтелектуальної власності на таке найменування є чинним з моменту першого використання (частина третя ГК; п.2 ст. 489 ЦК України).
З метою уникнення наслідків реєстрації свого фірмового найменування як знаку іншою особою, власник найменування може подати до Укрпатенту мотивоване заперечення проти заявки, апелюючи до невідповідності умовам надання правової охорони в порядку, передбаченому частиною восьмою ст. 10 Закону про знаки.
Крім того, слід звернути увагу, що згідно з положеннями ст.ст. 16, 20 Закону про знаки до обсягу прав власника свідоцтва не включені повноваження щодо заборони використання комерційних (фірмових) найменувань.
Тому законне використання комерційного найменування (а законом не встановлено обмежень щодо наявності у ньому графічних елементів, передбачено право мати як скорочене, так і повне найменування) до дати подання заявки/пріоритету на торговельну марку умовно є іншою, четвертою, альтернативою використання незареєстрованого знака на території України. А оскільки комерційне (фірмове) найменування є об’єктом інтелектуальної власності, який дозволяє бізнесу ідентифікувати себе або власне підприємство з-поміж інших суб’єктів господарювання, то воно так само слугує цілям виокремленню свого підприємства серед інших.
Резюмуючи повторимо приказку, що не такий страшний вовк, як його малюють, однак у лісі, особливо у відмітній червоній шапочці, наодинці не варто перебувати, а торговельну марку все ж таки варто перестрахуватися та подати на реєстрацію.