Залог прав интеллектуальной собственности является важным инструментом коммерциализации интеллектуальной собственности. К регулированию залога прав интеллектуальной собственности применяются как общие нормы залогового права, так и нормы, регулирующие порядок распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности.
1. Основанием для залога имущественных прав является договор. Прежде чем заключать договор залога имущественных прав интеллектуальной собственности, необходимо выяснить при каких условиях права на объекты интеллектуальной собственности могут быть предметом залога и могут ли быть вообще.
Так, п. 2 ст. 490 ГК Украины фиксирует возможность передачи имущественных прав интеллектуальной собственности на коммерческое наименование только вместе с целостным имущественным комплексом предприятия или его соответствующей частью. Отдельное отчуждения права на коммерческое наименование законом не допускается.
Аналогичное правило действует и в отношении права преждепользования на торговую марку, изобретение, полезную модель, промышленный образец. Имущественные права на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец передаваться в залог только в полном объеме.
Залог имущественных прав может осуществляться как отдельно от другого имущества, так и в составе определенного имущества, например, предприятия как имущественного комплекса.
2. Используя имущественные права интеллектуальной собственности в качестве предмета залога, необходимо учитывать, что они действуют на определенной территории и в течение определенного времени. При заключении договоров с иностранным элементом необходимо согласовывать право, которое будет применяться в случае возникновения противоречий и место судебного разбирательства.
При заключении договора необходимо обезопасить залогодержателя от проблем с идентификаций объекта интеллектуальной собственности. Определенной является ситуация с правами, действие которых обуславливается фактом государственной регистрации. Если государственная регистрация прав не требуется, рекомендуется до заключения договора залога зарегистрировать такие права. Это позволит точно идентифицировать его при возникновении споров относительно прав на объект залога, и, в случае наложения взыскания на имущественные права, официально зафиксировать момент перехода имущественных прав на объект интеллектуальной собственности к залогодержателю.
Во избежание споров по поводу стоимости предмета залога следует провести оценку имущественных прав интеллектуальной собственности. Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 3 октября 2007 г. N 1185 «Об утверждении Национального стандарта N 4 «Оценка имущественных прав интеллектуальной собственности» оценка имущественных прав интеллектуальной осуществляется по следующим методическим подходам: доходный, сравнительный и затратный.
3. Кроме существенных условий договора залога: суть, размер и срок исполнения обязательства, обеспеченного залогом, описание предмета залога, необходимо предусмотреть способ наложения взыскания в результате невыполнения договора залога.
Если договором не предусмотрен способ наложения взыскания, то применяется законодательный порядок обращения взыскания на имущество должника. Статьей 52 Закона Украины «Об исполнительном производстве» определяется, что такое обращение заключается в аресте, изъятии и принудительной реализации.
Так как в гражданском обороте обращаются имущественные права интеллектуальной собственности, то арестовывать придется именно права. Права в большинстве случаев подтверждаются документально, таким образом арест должен состоять из описания соответствующих документов, а при необходимости – и их изъятия. К таким документам могут относиться: патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, свидетельства на авторские права, договоры о передаче исключительных или неисключительных прав на использование объектов интеллектуальной собственности, бухгалтерские документы.
4. Механизмы обращения взыскания имущественных прав интеллектуальной собственности (предмета залога) по законодательству Украины.
Основой для эффективного действия залогового законодательства относительно исключительных прав является наличие действенного механизма обращения взыскания на такие права. При отсутствии механизма обращения взыскания на исключительные права или механизма перевода исключительных прав с залогодателя на залогодержателя, залог исключительных прав не будет иметь практического значения.
Хотя само право залога возникает с момента заключения договора залога, залогодержатель собственно не приобретает прав на предмет залога. В случае, когда обязательства обеспечено залогом не будет выполнено в установленный срок, залогодержатель лишь приобретает право обращения взыскания на предмет залога. В случае удовлетворения судом иска об обращении взыскания на предмет залога в решении суда отмечается способ реализации предмета залога, путем проведения публичных торгов.
Порядок проведения публичных торгов предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 22 декабря 1997 N 1448 «Об утверждении Положения о порядке проведения аукционов (публичных торгов) по реализации заложенного имущества».
Представляется, что если договором не предусмотреть внедоговорной порядок обращения взыскания на имущество, то приобрести заложенные имущественные права на объект интеллектуальной собственности в судебном порядке невозможно (за исключением участия залогодержателя в публичных торгах). Получить в собственность имущественные права интеллектуальной собственности в судебном порядке возможно, однако такая возможность опять же связана с невыполнения условий договора залога.
Если в договоре определить среди возможных способов реализации предмета залога на которое обращено взыскание: перевод на залогодержателя (признание за залогодержателем) права собственности на предмет залога, то залогодержатель на основании данного пункта договора и на основании ч. 2 ст. 16 ГК Украины имеет право требовать применения его судом. Залогодержатель, подавая иск о признании права собственности на предмет залога в порядке ч. 1 ст. 392 ГК Украины, реализует свое право обращения взыскания на заложенное имущество, предусмотренное ст. 20 Закона «О залоге».
По мнению суда, перевод на залогодержателя права собственности на предмет залога в момент обращения взыскания на предмет залога и признание за залогодержателем права собственности на предмет залога и передача движимого имущества, являющегося предметом обеспечительного обременения в собственность обременителя в счет выполнения обеспеченного обременением обязательства тождественны способами реализации предмета залога, следствием которых является признание за залогодержателем права собственности на предмет залога.
Решение суда о признании права собственности будет правоустанавливающим документом, подтверждающим переход права собственности на соответствующий объект собственности.
Согласно постановлению Верховного суда Украины от 26 декабря 2011 залогодержатель, подав иск о признании права собственности на предмет залога в порядке ч. 1 ст. 392 ГК Украины, реализовал свое право обращения взыскания на заложенное имущество, предусмотренное ст. 20 Закона Украины «О залоге».
Закономерно возникает вопрос можно взыскать предмет залога по исполнительной надписи нотариуса. В соответствии со статьей 87 Закона Украины «О нотариате» для взыскания денежных сумм или истребования от должника имущества нотариусы совершают исполнительные надписи на документах, устанавливающих задолженность. Правоустанавливающими задолженность по нотариально удостоверенным соглашениям, в соответствии с постановлением КМУ «Об утверждении перечня документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей нотариусов», есть оригинал нотариально удостоверенной сделки и документы, подтверждающие бесспорность задолженности должника и устанавливают просрочку исполнения обязательства.
До сентября 2011 года взыскания задолженности по исполнительным надписям нотариуса не могли осуществляться.
ВСУ сформулировал в постановлении от 3 октября 2012 следующую правовую позицию: Закон «Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений» № 1255-IV является специальным Законом по вопросам правового режима регулирования обременений движимого имущества, в связи с чем Закон Украины «О залоге» и ст. 590 ГК Украины подлежит применению лишь в части, не противоречащей ему. В соответствии со ст. 26 Закона Украины «Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений» (в редакции, действующей до внесения изменений Законом Украины от 22 сентября 2011 года № 3795-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг») обращения взыскания на предмет обеспечительного обременения осуществляется на основании решения суда в порядке, установленном Законом, или во внесудебном порядке.
После внесения изменений Законом от 22 сентября 2011 года № 3795-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг» в Закон Украины «Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений» № 1255-IV обращения взыскания на предмет залога по исполнительной надписи нотариуса являются вполне правомерным.
Для совершения нотариусом исполнительной надписи необходимо подать нотариусу оригинал нотариально удостоверенного договора залога и документы, подтверждающие бесспорность задолженности должника и устанавливают просрочку исполнения обязательства, то есть если вы не исключаете возможность обращения к такому способу обращения взыскания предмета залога, то форма договора залога имущественных прав интеллектуальной собственности – письменная, нотариально заверенная.
Договорный порядок обращения взыскания на предмет залога
Нормами действующего законодательства залогодержателю предоставляется право по своему усмотрению выбрать способ обращения взыскания на предмет обеспечительного обременения (постановление Судебной палаты по гражданским делам Верховного Суда Украины от 6 марта 2013 по делу N 6-10цс13).
С целью внесудебного порядка разрешения спора в договоре можно определить способ обращения взыскания на предмет залога. Таким способом обращения взыскания можно определить лицензионный договор. При этом основанием для регистрации прав на имущественные права интеллектуальной собственности прописать лицензионный договор. Чтобы не возникло трудностей с заключения лицензионного договора можно в договоре залога имущественных прав интеллектуальной собственности определить момент вступления в силу лицензионного договора (привязав такой момент к невыполнения основного обязательства).
Учитывая, что переход имущественных прав интеллектуальной собственности привязывается к факту невыполнения основного обязательства, то можно прийти к выводу, что договор залога имущественных прав интеллектуальной собственности по своей природе является лицензионным договором, вступление в силу которого связано с наступлением отлагательного обстоятельства – невыполнения основного обязательства.
Несмотря на различную направленность договоров залога и договоров о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности, к договорам залога имущественных прав интеллектуальной собственности применяются положения, непосредственно касающиеся договоров о распоряжении имущественными права интеллектуальной собственности, в том числе существенные условия таких договоров. В то же время, нельзя безоговорочно утверждать, что сторонами заключен лицензионный договор с отлагательным обстоятельством. Во-первых, договор залога действует или с момента его подписания, или с момента регистрации, т.е. имущественные права уже находятся в залоге. Во-вторых, уже действуют его условия относительно запрета на отчуждение заложенных прав на объекты интеллектуальной собственности; действует обязанность залогодателя выплачивать необходимые платежи за поддержание прав на объекты интеллектуальной собственности. В-третьих, действует положение согласно которому залогодержатель имеет право в случае неисполнения залогодателем обязательства, обеспеченного залогом, получить удовлетворение за счет предмета залога преимущественно перед другими кредиторами залогодателя (право залога). Данное положение не присуще для договоров о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности.
Получается, что договор залога имущественных прав интеллектуальной собственности действует и привязывается к наступлению определенного обстоятельства лишь в части перехода права собственности на предмет залога. Однако такая черта характерна для абсолютно всех договоров залога, ведь переход прав к залогодержателю связан с тождественным «отлагательным» обстоятельством — невыполнение основного обязательства.
При избрании внесудебного способа обращения на предмет залога, необходимо учитывать, что обременитель, который намерен обратить взыскание на предмет залога во внесудебном порядке, обязан отправить должнику и другим обременителям, в пользу которых установлено зарегистрированное обременение, письменное уведомление о нарушении обеспеченного обременением обязательства; уведомление направляется одновременно с регистрацией в государственном реестре сведений об обращении взыскания на предмет обеспечиваемого отягощения.
Еще одним способом обращения взыскания на предмет залога о котором упоминалось выше является перевод на залогодержателя (признание за залогодержателем) права собственности на предмет залога. Правовым основанием для регистрации права собственности залогодержателя на имущество, которое является предметом залога, является договор об удовлетворении требований залогодержателя или соответствующая оговорка в договоре залога.