Бізнес-партнерство, у яке інвестуються матеріальні та нематеріальні активи, часто призводить до спільного володіння об’єктами промислової власності за якими лише один із ділових партнерів хоче зберегти ексклюзивні права.
Однак при реєстрації торговельної марки заклад експертизи відмовляє у реєстрації позначенню, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу на підставі абз. 5 пункту 2 ст. 6 Закону про знаки, а також позначенню, яке є тотожним або схожим настільки, що може призвести до сплутування із раніше зареєстрованими або раніше заявленими знаками на ім’я іншої особи відповідно до пункту 3 статті 6 цього Закону.
На подолання конфлікту, заявник може подати згоду власника знаку щодо реєстрації позначення відповідно до абз. 2 п. 4.5.2. Правил заявок. Але чи достатньо самої лише згоди власника протиставленої торговельної марки?
У рішенні Апеляційної палати Мінекономіки від 14.11.2019 колегія розглядала заперечення на рішення про відмову у реєстрації знаку «Зарегистрированный знак для товаров и услуг «Sport Life» з огляду, зокрема, на оманливість щодо дійсного надавача послуг.
Апелянтом було зазначено, що заявлене позначення використовується групою компаній, а юридичну особу апелянта було створено за ініціативою власника протиставленого знака з метою популяризації торговельної марки на території України.
Апелянт, посилаючись на відомості з ЄДР, довів наявність спільної юридичної адреси із групою компаній власника зареєстрованого знаку. Разом із тим, на розгляд комісії було надано згоду на реєстрацію знака від власника конфліктного знаку.
Однак колегія встановила, що надані матеріали (1) не підтверджують зв’язок апелянта з компанією власника, а (2) факт подання заяви про згоду на реєстрацію знака не є достатнім для встановлення такого зв’язку.
Отже, Апеляційна палата прийняла рішення про відмову у реєстрації позначення, обґрунтовуючи своє рішення тим, що апелянт не подав достатні докази пов’язаності із особою власника протиставленого знака.
В іншому рішенні від 03.07.2019 Апеляційна палата Мінекономіки розглядала заперечення про відмову в реєстрації знаку “Orange Days в EVA!”, схожого із раніше зареєстрованим, щодо споріднених товарів на підставі пункту 3 ст. 6 згаданого Закону про знаки.
Враховуючи положення статті 6quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, Апеляційна палата встановила, що апелянтом було належно аргументовано пов’язаність із особою власника та, відповідно, задовольнила заперечення апелянта.
На підтвердження пов’язаності власної особи із особою власника свідоцтва апелянтом було надано колегії:
1) відомості про те, що фізична особа-власник конфліктного знаку є кінцевим бенефіціаром компанії заявника;
2) угоду про співіснування, згідно з якою власник зареєстрованого знака не заперечує і згоден на реєстрацію заявленого знака.
Отже, практика Апеляційної палати з врахування згоди від власника протиставленої ТМ на реєстрацію заявленого позначення доводить, що така згода приймається до уваги у сукупності з іншими доказами, якими підтверджується пов’язаність заявника із особою власника зареєстрованого чи поданого на реєстрацію раніше знака.